Demande provisoire et transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet

La loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) a introduit des changements importants touchant au système de protection par brevet des innovations technologiques. Ces changements portent notamment sur l’évolution du certificat d’utilité, l’introduction d’un mécanisme de dépôt d’une demande de brevet sous forme provisoire, le rejet par l’INPI d’une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, et la mise en place d’une procédure d’opposition à l’encontre des brevets délivrés par l’INPI.

La publication le 10 janvier 2020 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d’une demande provisoire de brevet et à la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention a déclenché l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux certificats d’utilité. Le décret prévoit par ailleurs l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la demande de brevet provisoire au 1er juillet 2020.

 

Disposition applicable à compter du 10 janvier 2020

L’article 118 de la loi PACTE confère aux certificats d’utilité une durée maximale de 10 ans à compter de leur date de dépôt, contre une durée précédente de 6 ans maximum. Cette durée s’harmonise avec la plupart des autres titres de propriété industrielle comparables, notamment les modèles d’utilité allemands et chinois.

L’allongement de la durée de protection s’applique à tous les certificats d’utilité en vigueur à la date du 10 janvier 2020. Pour bénéficier de l’extension de la durée de protection, il suffira de payer les redevances de maintien en vigueur dues pour les 7ème à 10ème années.

Des mesures transitoires sont prévues pour les certificats d’utilité dont la 7ème redevance de maintien en vigueur viendrait à échéance fin janvier, fin février, fin mars ou fin avril 2020. Ladite redevance peut alors être payée jusqu’au 11 mai 2020 sans supplément, et jusqu’au 12 novembre 2020 avec supplément.

Il est à noter que les certificats d’utilité devraient susciter un regain d’intérêt non seulement du fait de l’allongement de leur durée de protection, mais aussi du fait de l’introduction d’un pouvoir de rejet des demandes de brevet sur la base d’un défaut d’activité inventive.

Disposition applicable à compter du 11 janvier 2020

La transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité était déjà possible avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité. Ce délai est modifié afin de prendre en compte les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet. En pratique, la requête en transformation doit être formulée, au plus tard, environ 16 mois après la date de dépôt ou de priorité.

Il est dorénavant également possible de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention pour les certificats d’utilité déposés à compter du 11 janvier 2020. La requête en transformation doit être formulée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d’utilité, soit environ 16 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. La redevance de rapport de recherche doit alors être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la requête en transformation.

 

Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2020

Une demande provisoire de brevet est une demande aux modalités de dépôt simplifiées. En l’occurrence, une demande provisoire peut être déposée avec pour seul contenu technique une description de l’invention, accompagnée le cas échéant de dessins. Il n’est donc pas nécessaire de déposer une ou plusieurs revendications définissant l’objet de la protection recherchée, ni de fournir un abrégé. La requête en délivrance doit indiquer que la demande de brevet est déposée sous forme provisoire.

La redevance de dépôt est exigible, de la même manière que pour une demande de brevet. En revanche, la redevance de rapport de recherche n’est pas exigible et le rapport de recherche préliminaire n’est pas établi.

La demande provisoire peut bénéficier d’une priorité interne au sens de l’article L. 612-3 CPI. En revanche, elle ne peut, en tant que telle, bénéficier d’une priorité unioniste. La revendication d’un droit de priorité unioniste est assimilée à une requête de mise en conformité de la demande provisoire ou, en cas d’indication expresse du demandeur, à une requête en transformation en demande de certificat d’utilité.

La demande provisoire n’est pas publiée et n’entre donc pas dans l’état de la technique, à moins qu’une demande de brevet ultérieure ne revendique le bénéfice de sa date de dépôt par le mécanisme de la priorité interne.

Le demandeur dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire (ou, en cas de revendication d’un droit de priorité interne, à compter de la date du dépôt antérieur), pour mettre en conformité sa demande afin qu’elle soit traitée comme une demande de brevet « régulière » ou pour la transformer en demande de certificat d’utilité.

La mise en conformité est requise expressément en fournissant, le cas échéant, un jeu de revendications et un abrégé. La redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

De la même manière, la transformation de la demande provisoire en demande de certificat d’utilité est requise expressément en fournissant, le cas échéant, des revendications et un abrégé. La redevance de rapport de recherche n’est évidemment pas exigible.

À défaut de mise en conformité ou de transformation dans le délai de 12 mois, la demande provisoire est réputée retirée.