CHINE : dépôts nationaux ou désignations internationales ?

BREXIT / Address for service in the United Kingdom for granted European patents / effective from 1 January 2021

The United Kingdom will leave the European Union on December 31, 2020 (end of the transition period).

Thus, as from 1 January 2021, any newly granted European patent designating the United Kingdom will be automatically transferred onto the Register of the UK Intellectual Property Office: this transfer being made with reference to the applicant’s/patentee’s details only (name and address), said owner will therefore receive directly any notifications - in particular notifications before lapse and notifications of lapse for non-payment of an annuity - issued by this office.

Taking into account that the filing of a European patent application is made at the address of the applicant's registered office, the risk of losing a notification - as important as those mentioned above - issued by the British office is extremely high.

Under these conditions, in order to prevent any such risk, we strongly recommend that you systematically appoint a UK representative for any European patent, granted as from 1 January 2021, for which you seek protection in the UK: said local agent will therefore act as address for service in the UK and will be receiving any notifications issued by UK IPO.

We remain at your disposal for any further information you might need on the above matter.

Contact: david.joussot@brevalex.com

« 01.01.2021 : Deadline fast approaching » :

« 01.01.2021 : Deadline fast approaching » :

Les décisions à prendre pour votre portefeuille avant l’entrée en vigueur du Paquet Brevet

Au cours de ces dernières années, le Cabinet Brevalex vous a régulièrement fait part des avancées concernant le Paquet Brevet, qui prévoit d’une part la création d’un brevet européen à effet unitaire, et d’autre part la mise en place d’une juridiction unifiée en matière de brevets (JUB). Cette nouvelle communication fait état de l’avancement des ratifications, et se focalise sur les décisions à prendre par les utilisateurs du système de brevets européens avant l’entrée en vigueur du Paquet Brevet.

I- Etat d’avancement des ratifications

A ce jour, l’entrée en vigueur du Paquet Brevet reste seulement subordonnée à la ratification par l’Allemagne et le Royaume-Uni de l’Accord sur la JUB. Les volontés politiques exprimées ces dernières semaines ne laissent planer aucun doute sur le fait que ces Etats majeurs de la PI en Europe souhaitent voir aboutir le Paquet Brevet, et en faire partie intégrante. L’Allemagne se trouve à un stade avancé de son processus de ratification, mais attendrait une évolution de la situation outre-Manche avant de le finaliser. De son côté, le Royaume-Uni avait amorcé la ratification de l’Accord sur la JUB avant de déposer sa lettre d’intention de quitter l’Union Européenne, mais a ensuite réaffirmé sa volonté de mener à son terme son processus de ratification avant sa sortie effective de l’Union. Une évolution rapide de la situation était donc attendue au Royaume-Uni, mais la décision récente de la Première Ministre de provoquer des élections législatives anticipées met un nouveau coup de frein au Paquet Brevet, qui peine à sortir de son statut de serpent de mer.

Ces évolutions laissent néanmoins à penser que le Paquet Brevet deviendra finalement une réalité, et à présent, l’incertitude réside davantage sur la date exacte de son entrée en vigueur, qui interviendra probablement entre l’automne 2017 et le printemps 2018. Plus précisément, en vertu des dispositions des textes régissant le Paquet Brevet, son entrée en vigueur interviendra après les dépôts des instruments de ratification allemand et britannique, le 1^er jour du 4^ème mois suivant le plus tardif de ces deux dépôts.

Pour préparer au mieux l’entrée dans la nouvelle ère de la PI, les utilisateurs du système de brevets européens doivent d’ores et déjà anticiper certaines décisions pour leurs portefeuilles. Il est important de souligner que les décisions à prendre ne concernent pas seulement les utilisateurs séduits par les opportunités offertes par le futur Paquet Brevet, mais également ceux souhaitant rester à l’écart de ce nouveau système.

II- Décisions anticipées en relation avec la création d’un brevet européen à effet unitaire      

Pour rappel, à compter de l’entrée en vigueur du Paquet Brevet, le titulaire d’un brevet européen pourra demander l’effet unitaire dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du brevet par l’Office Européen des Brevets. L’effet unitaire se produira alors dans plusieurs Etats Membres de l’Union Européenne, à savoir ceux :

i)        qui participent à la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire ; et

ii)       qui auront ratifié l’Accord sur la JUB à la date d’enregistrement de l’effet unitaire.

Les avantages d’un tel effet unitaire pour le brevet européen ont été discutés dans nos communications précédentes. Il permet en particulier de disposer d’un titre unique avec une portée géographique large, dont le maintien en vigueur s’effectue par le paiement d’une seule taxe annuelle.

Cependant, l’effet unitaire ne pourra être demandé que pour les brevets européens délivrés à partir de l’entrée en vigueur du Paquet Brevet. Par conséquent, pour les demandes de brevets européens se trouvant actuellement à un stade avancé de la procédure devant l’Office, il existe une forte probabilité que les brevets correspondants soient délivrés avant l’entrée en vigueur du Paquet Brevet, et que ceux-ci ne soient donc pas éligibles à la protection unitaire.

Si le demandeur souhaite néanmoins tenter d’obtenir un effet unitaire pour ses futurs brevets européens issus des demandes se trouvant actuellement proches de la délivrance, les décisions suivantes pourraient malgré tout concourir à cet objectif.

Décision 1a : Retardement de la délivrance devant l’OEB

Un retardement de la délivrance augmenterait en effet les chances que celle-ci intervienne après l’entrée en vigueur du Paquet Brevet. Dans cette hypothèse, le brevet correspondant deviendrait alors éligible à la protection unitaire. 

Un tel retardement pourrait s’effectuer sous différentes formes, parmi lesquelles :

-          accomplir les actions énumérées à la Règle 71(3) CBE à la toute fin du délai de quatre mois prescrit par cette Règle ;

-          répondre à la Notification selon la Règle 71(3) CBE en requérant des modifications ou des corrections du texte envisagé pour la délivrance, dans le but d’attendre l’émission d’une nouvelle Notification au sens de la Règle 71(6) CBE et de bénéficier ainsi d’un nouveau délai de réponse de quatre mois ;

-          ne pas répondre à la Notification selon la Règle 71(3) CBE et attendre l’émission d’une Notification de perte de droits, à laquelle il faudrait ensuite remédier ;

-          dans des cas particuliers qui le justifieraient, et en tenant compte des risques associés à cette stratégie, provoquer un rejet de la demande pour ensuite former un recours devant l’Office.   

Ces artifices permettent assurément de retarder la délivrance, mais ne garantissent en aucun cas d’arriver à différer celle-ci postérieurement à l’entrée en vigueur du Paquet Brevet, dont la date reste incertaine. Cependant, par cette prise de décision, le demandeur accentue fortement les chances de pouvoir bénéficier de la protection unitaire pour son futur brevet européen.     

Décision 1b : Dépôt d’une demande divisionnaire devant l’Office Européen des Brevets

Un tel dépôt de demande divisionnaire a pour but de servir de base à la délivrance d’un brevet portant sur la même invention que celle objet de la demande parente, mais à une date bien plus tardive à laquelle le Paquet Brevet sera probablement déjà entré en vigueur. Le brevet européen obtenu sur la base de cette demande divisionnaire pourra alors bénéficier de la protection unitaire souhaitée par le titulaire.

La mise en œuvre de cet artifice est facilitée par l’appréciation très souple du critère d’interdiction de double brevetabilité, dans la pratique actuelle de l’Office Européen des Brevets. Si, dans les circonstances de l’espèce, il est effectivement possible d’obtenir à la fois la délivrance d’un premier brevet sur la base de la demande parente, et la délivrance d’un second brevet sur la base de la demande divisionnaire, il peut alors s’avérer judicieux de maintenir les deux titres en vigueur. Effectivement, en enclenchant pour son premier brevet la demande d’Opt-Out (au sens développé dans la partie III ci-dessous), le titulaire augmente ses chances de conserver un titre qui présente un risque réduit d’être révoqué de façon centralisée.

Alternativement, et en tenant compte des risques associés, le demandeur peut également envisager d’abandonner la demande parente et de ne conserver que sa demande divisionnaire, notamment dans une optique de réduction des coûts.

Enfin, il est observé que les Décisions 1a et 1b conserveront également un intérêt après l’entrée en vigueur du Paquet Brevet. En effet, il ressort des points i) et ii) ci-dessus qu’à compter de cette entrée en vigueur, se succèderont différentes générations de brevets européens à effet unitaire, avec des couvertures géographiques distinctes. Après l’entrée en vigueur, toute nouvelle ratification de l’Accord sur la JUB par un Etat membre participant à la coopération renforcée enclenchera une nouvelle génération de brevets européens à effet unitaire, avec une protection géographique s’élargissant au territoire de l’Etat concerné (aucun effet rétroactif n’est prévu pour les brevets européens dont la protection unitaire a été demandée avant la ratification de ce nouvel Etat). Dans ces circonstances, il pourra être judicieux de retarder la délivrance du brevet et/ou de déposer une demande divisionnaire, de sorte que la protection unitaire demandée produise des effets sur un territoire plus étendu.

III- Décisions anticipées en relation avec la JUB     

Pour rappel, à compter de l’entrée en vigueur du Paquet Brevet, la JUB aura une compétence exclusive pour traiter de la plupart des actions en matière de PI, non seulement pour les brevets européens pour lesquels l’effet unitaire aura été demandé, mais également pour les brevets européens classiques (pour lesquels l’effet unitaire n’aura donc pas été demandé après la délivrance). Une période transitoire de 7 à 14 ans a néanmoins été prévue dans l’Accord sur la JUB, afin que les actions en révocation ainsi que les actions en contrefaçon portant sur des brevets européens classiques puissent être portées devant la JUB ou devant les juridictions nationales compétentes. Ces dispositions de la période transitoire sont uniquement applicables pour les brevets européens classiques, et non pour les brevets européens à effet unitaire pour lesquels seule la JUB sera compétente.

En pratique, cela signifie que durant la période transitoire débutant dès l’entrée en vigueur du Paquet Brevet, le titulaire d’un brevet européen classique pourra se voir assigné devant la JUB par un concurrent souhaitant la révocation de ce brevet. Pour le titulaire, il en découle un risque de révocation centralisée car une décision de révocation d’un brevet européen classique rendue par la JUB aura des effets sur les territoires de tous les Etats de la CBE dans lesquels le brevet européen produit des effets. En somme, la révocation prononcée par cette nouvelle juridiction aura valeur de révocation de l’ensemble des parties nationales du brevet européen concerné.

L’Accord sur la JUB prévoit cependant une procédure de dérogation à ce principe applicable durant la période transitoire. Cette procédure, dite « Opt-Out », permet à un titulaire d’un brevet européen classique d’échapper à la compétence exclusive de la JUB. A ce sujet, même si l’Accord sur la JUB présente une rédaction qui peut porter à débat, il ne fait aujourd’hui guère de doute que cette procédure de dérogation assure qu’en cas d’action en révocation initiée par un concurrent, celle-ci soit nécessairement portée devant une ou plusieurs juridictions nationales compétentes (et non devant la JUB). Dans cette hypothèse très probable et retenue pour ce qui suit, le titulaire déposant une demande d’Opt-Out évite ainsi le risque de révocation centralisée de son brevet européen classique.

Puisqu’une action en révocation pourra être introduite devant la JUB dès l’entrée en vigueur du Paquet Brevet, il est prévu une période préparatoire à cette entrée en vigueur, dite « Sunrise Period », durant laquelle des demandes d’Opt-Out pourront être déposées par les titulaires de brevets européens (les dérogations pourront également concerner des demandes de brevets européens publiées, des certificats complémentaires de protection, ou encore des brevets européens déjà expirés mais encore susceptibles de faire l’objet d’actions en nullité dans les délais légaux nationaux de prescription). La « Sunrise Period » s’étalera sur plusieurs mois précédant l’entrée en vigueur du Paquet Brevet, et s’achèvera probablement avant la date de cette entrée en vigueur.

Décision 2 : Demandes d’Opt-Out durant la Sunrise Period

Dès à présent, les titulaires doivent donc s’interroger sur l’intérêt d’échapper à la compétence exclusive de la JUB pour tout ou partie de leurs portefeuilles de brevets européens classiques, afin de se tenir prêts pour l’éventuel dépôt de demandes d’Opt-Out durant la Sunrise Period, qui pourrait débuter très prochainement.

- Aspects décisionnels -

L’anticipation de ces décisions est importante, tout d’abord parce que celles-ci nécessitent de peser les avantages et inconvénients attachés à ce principe de dérogation. Par exemple, nous l’avons exposé ci-dessus, une demande d’Opt-Out permet d’éviter la révocation centralisée d’un brevet devant la JUB. Mais à l’inverse, si suite à une demande d’Opt-Out, un concurrent assigne en révocation le titulaire d’un brevet européen classique devant une juridiction nationale, le titulaire ne pourra alors plus porter une éventuelle action ultérieure en contrefaçon devant la JUB. Il sera alors privé d’une action centralisée susceptible d’aboutir à une décision favorable, pouvant être exécutée sur l’ensemble des territoires couverts par le brevet européen objet du litige. A cet égard, il est intéressant d’observer que cette dernière situation peut également se produire lorsque le titulaire n’a pas déposé de demande d’Opt-Out, puisque dans ce cas, le concurrent bénéficie d’un libre choix entre la JUB et les juridictions nationales compétentes pour porter son action en révocation. Il s’agit donc d’un inconvénient tout relatif attaché à la procédure d’Opt-Out.

D’autres avantages sont conférés par la procédure d’Opt-Out : elle n’est pas subordonnée à un paiement de taxe officielle, et il est possible de retirer sa demande d’Opt-Out à tout moment pour retomber dans le champ de compétence exclusive de la JUB, sauf si un concurrent a déjà intenté une action devant une juridiction nationale à l’encontre de ce brevet.

Selon notre point de vue, le fait d’éviter une action en révocation centralisée devant la JUB, ou, à tout le moins, de limiter les risques d’une telle action, constitue un élément déterminant pour orienter les titulaires de brevets européens classiques davantage dans la voie de l’Opt-Out. Il s’agit bien évidemment d’un conseil et non d’une obligation, et chaque titulaire prendra la décision qu’il considèrera la plus appropriée, en adoptant éventuellement des décisions distinctes pour les différents titres de son portefeuille.

Dans cette prise de décision sur la dérogation, le titulaire doit également tenir compte des dispositions qui le lient avec son(ses) éventuel(s) licencié(s), son(ses) éventuel(s) créancier(s), et/ou son(ses) éventuel(s) copropriétaire(s) dont la situation particulière est abordée ci-dessous dans la partie « Aspects pratiques ». 

- Aspects pratiques -

L’anticipation de ces décisions sur l’éventuelle dérogation est également importante car si une procédure d’Opt-Out est retenue, sa mise en œuvre ne s’apparente pas à une simple formalité.

Les demandes d’Opt-Out doivent nécessairement être formulées en ligne, via un site dédié dénommé « UPC Case Management System ». L’interface présente actuellement une version bêta accessible pour réaliser des tests. Dans la version actuelle, il est possible de déposer des demandes d’Opt-Out pour plusieurs brevets simultanément, lorsque ces derniers présentent le ou les mêmes titulaires. Les numéros des brevets concernés doivent être saisis manuellement sur le site. Alternativement, il sera peut-être possible d’importer dans le système une liste de brevets depuis un fichier annexe, mais les détails sur cette manière de procéder ne sont pas encore connus.

D’autre part, en fonction de la qualité du représentant effectuant la demande d’Opt-Out, la fourniture d’un pouvoir pourra être exigée. La préparation de ces pouvoirs (qui pourront porter sur plusieurs brevets), ainsi que leur signature par toutes les parties, nécessiteront un temps de traitement non négligeable. Idéalement, il serait judicieux de finaliser ces procédures de dérogation avant l’expiration de la Sunrise Period, et même bien avant cette expiration étant donné que des craintes ont déjà été formulées sur les risques d’encombrement du site dans les semaines précédant la clôture de cette période préparatoire.

La tâche sera d’autant plus compliquée pour les brevets européens classiques en copropriété, puisque l’accord sur le dépôt d’une demande d’Opt-Out devra être pris par tous les copropriétaires.

La durée nécessaire à la prise de contact avec tous les copropriétaires, à la prise d’une décision commune sur la demande d’Opt-Out, à l’éventuelle préparation des pouvoirs et au dépôt de la demande sur le site de l'UPC Case Management System, incite à anticiper au mieux la réflexion à ce sujet.

Enfin, toujours sur les aspects pratiques, ces demandes d’Opt-Out doivent être formulées par le(les) véritable(s) (co)propriétaire(s), sous peine de nullité de la demande. Les véritables propriétaires / copropriétaires sont ceux censés être enregistrés comme propriétaires au sens de la loi nationale de chaque Etat (partie à l’Accord sur la JUB) dans lesquels le brevet européen produit des effets. Dans le cas où les inscriptions ne seraient pas à jour sur les registres nationaux, une correction de ces registres n’est pas nécessaire mais une déclaration de propriété doit être déposée avec la demande d’Opt-Out, par les véritables propriétaires / copropriétaires non-inscrits sur ces registres. Cette déclaration peut s’effectuer en cochant une case prévue à cet effet sur le site de l'UPC Case Management System.

La préparation et le dépôt de la demande d’Opt-Out ainsi que de l’ensemble des pièces connexes devront faire l’objet d’une vigilance accrue car, la procédure étant entièrement automatisée, aucun examen de fond ne sera opéré par le greffe. La nullité d’une demande d’Opt-Out pourra ainsi être soulevée ultérieurement par un concurrent assigné en contrefaçon devant une juridiction nationale, dans le but de faire transférer l’affaire devant la JUB.

Le Cabinet Brevalex vous préconise d’amorcer le plus rapidement possible les réflexions et les prises de décisions évoquées ci-dessus, et ce pour l’ensemble de votre portefeuille. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour vous épauler dans ces décisions. 

Notre Cabinet continuera d’informer régulièrement ses clients sur les avancées du Paquet Brevet, qui devraient être abondantes dans les semaines et les mois à venir. En particulier, nous suivrons avec attention l’évolution des ratifications en Allemagne et au Royaume-Uni, le déclenchement de la Sunrise Period, l’adaptation de notre loi nationale aux dispositions de l’Accord sur la JUB. Sur ce dernier point, nous constaterons peut-être un assouplissement du principe d’interdiction de double-protection. C’est en tout cas la position souhaitée par l’Allemagne, qui dans un récent projet de loi prévoit des cas possibles de double protection d’une part via un brevet national et d’autre part via un brevet européen classique (ne faisant pas l’objet d’un Opt-Out) ou un brevet européen à effet unitaire.

Dans cet océan d’incertitudes qui entoure encore le Paquet Brevet, une seule certitude émerge, celle de sa grande complexité.   

Brevalex – Mai 2017

KEY POINTS OF THE COMMUNITY TRADEMARK SYSTEM REFORM

The "OHIM" and the "Community Trademark" will disappear in few weeks… at least under these names!

As of March 23, 2016, the OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) will become the EUIPO (European Union Intellectual Property Office), and the community trademark (CTM) will henceforth be the European Union trademark (EUTM).

Aside from these changes in name, the entry into force of the new European Trademark Regulation (n° 1212/2015) on March 23 will change several rules to which applicants were accustomed. Here is an overview of the biggest changes:

►  MODIFICATION OF THE FEE SYSTEM

For both EUTM filing and renewal, the fees will be calculated on a class-by-class basis. This is a major change, since under the current system, a single fee is owed regardless of whether 1, 2 or 3 classes are designated and an additional fee is only due beginning with the 4^th class. The amount of the fees is also changing:

One can see that filing an EUTM in a single class will be more advantageous under the new system. However, targeting a large number of classes will become more expensive. Performing your filings before March 23 may therefore be more cost-effective.

In parallel, trademark renewals will be more advantageous than under the current system.

There will also be a slight reduction in opposition, cancellation and appeal fees.

►   MODIFICATION OF THE PAYMENT DATE FOR RENEWAL FEES

Currently, fees can be paid on the last day of the month during which the CTM expires. This will no longer be the case under the new system, and EUTM renewals will need to be paid no later than the expiration date of the protection period.

►   CLARITY AND PRECISION OF WORDING

More than ever, the wording of your trademarks will need to be clear and precise. This in particular means that the use of the general terms under the Nice Classification will need to be evaluated before filing an EUTM. If the wording does not meet these criteria, it will be rejected or interpreted based on its literal meaning.

The new Regulation indeed incorporates elements of a decision issued by the Court of Justice of the European Union, the “IP TRANSLATOR” Case dated of June 19, 2012. Before that date, the OHIM held that when a CTM targeted a “class heading”, the awarded protection covered all of the products mentioned in the alphabetical list of the designated class under the Nice Classification.

The regulation takes this further :  for EUTMs filed before 06/19/2012 and covering “class headings”, it creates a transitional period ending on 09/26/2016, during which EUTM holders may file a declaration of amendment making it possible to specify the products and services they wish to designate in addition to the products and services of the class heading. After this period, the EUTMs will be interpreted as being protected exclusively for the targeted notes.

► OPPOSITIONS:

Oppositions may henceforth also be based on Designations of Origin or Geographical indications.

The holder of a contested CTM application may require that the opponent provide proof of the use of the cited prior trademark, on the condition that it has been registered for more than 5 years, for the period of 5 years preceding the publication date of its application. This period will be modified as of March 23, 2016 and it will be the period of 5 years preceding the filing or priority date of the contested application that will be taken into account.

►  2017 CHANGES:

The requirement of a graphic representation of EUTMs will disappear and Certification Marks, guaranteeing a certain level of quality, will be able to be filed as EUTMs. These points will be covered in more detail in later communications.

Brevalex remains at your disposal for any additional information you may require regarding these regulatory changes.

                                                                                                       The Trademarks and Models Department

OHMI programs – Designs Patent

On October 13^th and 14^th, 2015 was held at OHIM, in Spain, the "Design Liaison Meeting", finalizing the work of the 28 Member States of the European Union, OHIM and Users Associations on the "Designs graphical representation"convergence programme. Brevalex was represented by Christophe Saliou, as a member of the APRAM Board, Users Association, taking an active part in these discussions.

« Community Trademarks » case law

On December 8^th, 2015, the Annual Conference APRAM / OHIM (The Community Trade Marks and Designs Office) on "European Trademarks and Designs: Review of 2015 and Outlook for 2016" took place at ‘Maison des Arts et Métiers’ in PARIS. Brevalex actively participated in this major event via the intervention of Christophe Saliou, French and European Trademark and Design Attorney, who presented an overview of the "Major Decisions of the Current Year on the Absolute Grounds for Community Trademarks".

Morocco validates the effects of European patents on its territory

Morocco validates the effects of European patents on its territory

A new route to gain patent protection in Morocco is soon to open.

Indeed, it will be possible to validate European patents in Morocco where they will afford the same legal effects as Moroccan national patents and be subject to Moroccan patent law.

Validation for Morocco shall be deemed requested for any European or international application filed on or after March 1^st, 2015. It shall not be available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications.

The request shall have to be confirmed by the payment of a EUR 240 validation fee to the EPO within the same period as for the payment of the designation and extension fees.

Following grant of the European patent, a translation of the claims in Arabic or French shall have to be supplied to the Moroccan Patent Office (OMPIC), along with payment of a prescribed fee. In practice, a French translation of the claims is to be already available from the grant phase of the European patent.

It is anticipated that this agreement will greatly simplify access to patent protection in Morocco for the holders of European patents.

It should further largely reduce costs as it removes the need for a national filing, and translation requirements are seriously relaxed.

An increase in the number of patent filings in Morocco is consequently expected, especially in those fields such as renewable energy and pharmaceutical products where patenting activity is already a noticeable trend.

Morocco is the first country to implement such a “validation on request” scheme. Yet, similar agreements have also been signed to authorize validation of European patents in Tunisia and Moldova, while discussions are being conducted with Georgia and OAPI (western African countries).

Brevalex will keep you informed of the progress of these further validation agreements, and is from now on, ready to assist you in obtaining patent protection in Morocco by validating your European patents.

Et maintenant, l’Afrique !

Et maintenant, l’Afrique !

Le système de la marque internationale continue de s’étoffer ! Après que divers pays asiatiques (Inde, Philippines, ..) ou latino-américains (Mexique, Colombie) aient rejoint au cours des dernières années le système de Madrid, c’est désormais au tour des marchés africains.

Ainsi, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), qui compte 17 États membres francophones, a adhéré en décembre 2014 au Protocole de Madrid sur l’enregistrement international des marques. Démarche similaire au Zimbabwe. Dans les deux cas,  le traité entrera en vigueur début mars 2015 !

Dès cette date, il sera possible d’étendre la protection de vos marques dans ces pays via un seul dépôt, ou désignation postérieure, de marque internationale.

Brevalex est à votre disposition pour vous assister dans ces démarches.

Membre OAPI : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo.

Christophe SALIOU (Mr.)
Conseil en Propriété Industrielle
Conseil Européen en Marques et Modèles
French and European Trademark and Design Attorney

Brevalex recognized as “Mechanical Patents Law Firm of the Year in France”.

Brevalex has been honoured with the distinction of “Mechanical Patents Law Firm of the Year in France” by the 2015 Corporate INTL Magazine Legal Awards.

Lack of Unity - Further Searches before the EPO:

Restoration of equal treatment between Euro-PCT and EP-Direct applicants

            According to the current EPO rules regarding Euro-PCT applications for which the EPO has not acted as International Searching Authority (ISA) (Rule 164(1) EPC), if the Office considers that the application documents do not comply with the requirement of unity, it shall draw up a Supplementary European Search Report (SESR) only for the invention first mentioned in the claims. If the lack of unity is confirmed by the Examining Division, the only way to protect the other inventions in Europe is to file divisional applications.

            Similarly, when the EPO has acted as International Searching Authority (ISA) and the Examining Division finds that the application documents do not meet the requirements of unity, it shall invite the applicant (Rule 164(2) EPC) to limit the application to one invention covered by the International Search Report. Again, the protection of the other inventions is only possible through the filing of divisional applications.

            In those two situations, the Euro-PCT applicant is not given the opportunity to pay further search fees.

By comparison, for EP-Direct applicants, when the EPO considers that the application does not comply with the requirement of unity, it shall draw up a partial search report for the first invention mentioned in the claims and shall inform the applicant that further search fees may be paid for the other inventions (Rule 64 EPC). The EP-Direct applicant is then given the opportunity to choose among all searched inventions (those for which search fees have been paid) for further examination before the EPO.

            In order to restore equal treatment between Euro-PCT and EP-Direct applicants, the EPO has decided to change provisions of Rule 164 EPC, which shall enter into force on 1 November 2014. Those new provisions are summarized below.

            A- ISA was other than EPO

         If the EPO considers that the application documents which are to serve as the basis for the Supplementary European Search do not comply with the requirement of unity, it shall draw a Partial SESR only for the invention first mentioned in the claims. Also, the EPO shall inform the Euro-PCT applicant that further search fees may be paid for the other inventions mentioned in the claims, within a period of two months.

           Then, the EPO shall draw up the SESR for the inventions in respect of which search fees have been paid. Hence, the Euro-PCT applicant is given the opportunity to choose from amongst all the inventions covered by the SESR the one he wants to be further prosecuted before the EPO.

         These new provisions (new Rule 164(1) EPC) shall apply to any Euro-PCT application for which the SESR has not been drawn up by 1 November 2014.

            B- ISA was the EPO

            If the Examining Division considers that the application documents on which the European grant procedure is to be based covers inventions that have not been searched by the EPO acting as ISA, it shall inform the Euro-PCT applicant that further search fees may be paid for these non-searched inventions, within a period of two months.

            Then, the EPO shall issue the results of any search for which a further search fee has been paid, together with an Examining Division Communication under Article 94(3) EPC (or with a Communication of intention to grant under Rule 71(3) EPC). If the requirement of unity is not met, the Euro-PCT applicant would be given the opportunity to choose one invention amongst all the searched inventions for further examination before the EPO.

          These new provisions (new Rule 164(2) EPC) shall apply to any Euro-PCT application for which the first Communication under Article 94(3) EPC (or, as a case may be, under Rule 71(3) EPC), has not been drawn up by 1 November 2014.

             We welcome these changes as the applicants are now given more freedom to choose how to prosecute their Euro-PCT patent applications. With an early opportunity to gain insight into the patentability of several claimed inventions, they can decide how best to proceed, whether by way of a divisional application or by way of invention switching in the existing patent application.

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Brevalex, September 2014