La nouvelle procédure d'examen au Japon

Les pièges de la nouvelle procédure d’examen au Japon

1. Les changements apportés à la procédure d’examen

En raison de la pratique consistant à différer l’examen des demandes de brevet déposées au Japon, une révision de la loi japonaise sur les brevets et des directives relatives à l’unité d’invention, intervenue en 2006 et applicable aux demandes de brevet japonais déposées à compter du 1^er avril 2007, commence à produire des effets dont il convient de tenir compte lors du déclenchement des procédures d’examen de ces demandes.

Ces modifications ont deux conséquences essentielles sur la procédure d’examen des demandes déposées depuis le 1^er avril 2007 :

a.  L’examinateur n’examine toutes les revendications que lorsque certaines conditions sont respectées.

b.  Les modifications qui peuvent être apportées aux revendications en réponse aux lettres officielles sont limitées.

2. Les revendications examinées pour les demandes déposées  à compter du 1^er avril 2007 :

•   La ou les revendications indépendantes comportent une « caractéristique technique spéciale » (« CTS »), sachant qu’une invention est dépourvue de CTS  si elle est contenue dans l’art antérieur augmenté de la technologie bien connue par ailleurs ou si elle n’en diffère que par la forme (il s’agit donc d’une exigence intermédiaire entre la nouveauté stricte et l’activité inventive) :

l’examen porte sur toutes les revendications incluant cette CTS et ses variantes, quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent les revendications.

•   La revendication 1 ne comporte pas de CTS, mais une première X des revendications de la « première série de revendications directement dépendantes » (en partant de la revendication 1, cette série est obtenue en retenant  la revendication de plus petit numéro qui dépend de la revendication précédemment retenue) comporte une CTS :

l’examen ne porte que sur cette première série de revendications directement dépendantes et sur les revendications de la même catégorie qui incluent les caractéristiques de la revendication X.

•   Aucune des revendications dépendantes de la  première série de revendications directement dépendantes ne comporte de CTS :

l’examen porte uniquement sur cette première série de revendications directement dépendantes.

3. Les modifications possibles en réponse à une lettre officielle

•   La revendication 1 examinée comportait une CTS

Toute nouvelle revendication indépendante doit reprendre toutes les caractéristiques de cette revendication 1. Des revendications de catégories différentes satisfaisant cette exigence sont acceptées.

•   La revendication 1 examinée ne comportait pas de CTS

Toute nouvelle revendication indépendante doit reprendre toutes les caractéristiques de la première revendication examinée comportant une CTS ou de la dernière revendication examinée si aucune CTS n’a été trouvée. Il n’est alors possible de protéger une invention de catégorie différente qu’en déposant une demande divisionnaire.

4.  Les conseils de nos correspondants japonais

- Veiller à ce que la revendication 1 soumise à l’examen contienne une CTS, notamment lorsque la demande comporte des revendications de catégories différentes que l’on souhaite protéger ; en effet, si ce n’est pas le cas il sera nécessaire de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires ;

- Veiller à l’ordre des revendications soumises à l’examen, afin que les caractéristiques et  variantes revendiquées en premier soient les plus importantes ;

- Utiliser, autant que possible, des dépendances multiples dans les revendications soumises à l’examen, afin d’accroître les chances pour que l’examen porte sur toutes les caractéristiques et variantes importantes de l’invention ;

- Supprimer avant l’examen les revendications ne portant pas sur des caractéristiques ou des variantes qu’il est important de protéger ;

- Selon l’art antérieur connu au moment où l’examen est déclenché, le dépôt de revendications modifiées est vivement conseillé lorsque la revendication 1 ne contient pas de CTS  ou ne satisfait pas pleinement aux exigences ci-dessus.

- Dans les réponses aux lettres officielles, veiller là encore à s’assurer que la nouvelle revendication 1 contient une CTS ou, si tel n’est pas le cas,qu’elle contient toutes les caractéristiques de la dernière revendication examinée par l’examinateur, plus une caractéristique nouvelle, de préférence une CTS.

Sur la base de cette analyse, nous vous conseillons fortement de nous laisser le soin d’étudier au cas par cas l’opportunité de déposer un amendement préliminaire lors du déclenchement de l’examen de vos demandes de brevet au Japon, lorsque le dépôt de ces demandes est postérieur au 1^er avril 2007.

Toutefois, nous ne procèderons à cette étude que si vous en faites expressément la demande.